商标代理机构不履行风险告知义务,需承担条文责任

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知其二说:          我国《商标法》第十九条规定,商标代理机构该当遵循诚实诺言原则,遵遵法律、行政法规,按照被代理人的委托摒挡商标注册申请或者其他商标事宜。委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的,商标代理机构该当明确告知委托人。该法第六十八条规定,商标代理机构违背诚实诺言原则,侵害委托人正当利益的,该当依法承担民事责任。从上述规定内容来看,商标法对商标代理机构设定了风险告知义务及相应的责任,即当委托人申请注册的商标可能存在依法不得注册情形的,商标代理机构该当明确告知委托人,由委托人判断是否继续以该商标申请注册,如果商标代理机构违背诚实诺言原则,未履行风险告知义务,致使商标最终未能核准,商标代理机构应依据条文规定承担相应的民事责任。本日登载的青岛源木雅居商贸有限公司诉南京北标知识产权代理有限公司商标代理协定纠纷案,即涉及上述问题。源木雅居公司委托南京北标公司为其摒挡“莱克星顿”系列商标注册事宜,但国度商标局驳回了“莱克星顿”商标注册申请,理由包括该商标与别人已注册的商标形成类似商品上的近似商标;“莱克星顿”是美国自力战斗打响第一枪的处所,为民众知晓的外国地名,不得作为商标利用等。为此,源木雅居公司主张南京北标公司在处置惩罚委托事务时,理应尽到需求的注意义务,但其为增长收费而虚构所谓全类申请加绿色通道收费能够规避商标近似风险的说法,且其对“莱克星顿”为民众知晓的外国地名这一商标法明确禁止申请注册商标的条文风险未进行任何提醒,侵害了其正当权益,故向法院起诉,要求南京北标公司向其退还代理费并赔偿经济损失。法院经审理后认为,《商标法》明确规定“委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的,商标代理机构该当明确告知委托人”,本案中,协定约定的申请注册商标为“莱克星顿”,是美国自力战斗打响第一枪的处所,相关民众对此应有所知晓,以“莱克星顿”文句作为商标申请注册确实存在商标法所规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形,南京北标公司作为专业的商标代理机构,对“莱克星顿”商标申请注册的风险该当知晓,并有义务向源木雅居公司明确告知,但南京北标公司未尽风险告知义务,致使商标注册申请被驳回,该当承担相应的违约责任。本案裁判提醒商标代理机构在摒挡商标注册申请或者其他商标事宜时该当遵循诚实诺言原则,善尽条文规定的义务,否则是以造成委托人利益损害的,依法应承担相应的民事责任。本案更值得进一步钻研的问题是,南京北标公司就其违约行为该当承担的责任巨细及承担责任的具体规模。在本案中,审理法院注意到,根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的相关规定,“民众知晓的外国地名”不是一概不能作为商标加以注册,当有其他要素加入该商标,即有可能改变该商标中地名寄义本身的显著性,从而使其不再成为商标法所规定的不得注册的商标,是以“莱克星顿”商标本身具有获准注册的潜在可能性,这在一定程度上也增长了南京北标公司对商标注册风险剖断的困难。故,考虑将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完美后相关商标具有获准注册的潜在可能性、两边当事人对注册不能风险的主观状态、南京北标公司已按照两边协议约定履行了部分协定义务等要素,法院认为不宜将商标不能注册的全部责任均归罪于南京北标公司,而该当在两边当事人之间进行责任划分,并最终剖断南京北标公司在源木雅居公司曾经实际支付的代理费、商标注册费等规模内承担相应的违约责任。登载本案供钻研探讨。商标代理机构未依法履行商标注册风险告知义务的责任认定——青岛源木雅居商贸有限公司诉南京北标知识产权代理有限公司商标代理协定纠纷案南京铁路运输法院 臧文刚 裁判要旨委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册的情形的,商标代理机构该当明确告知委托人。商标代理机构违背商标注册风险告知义务给委托自然成损失机,该当承担相应的民事责任。在确定责任的巨细时,该当根据涉案商标是否存在注册风险之剖断的难易程度,商标注册代理机构、委托人对该风险的主观状态、相关协定的实际履行状况、是否存在一定的补救措施等情况综合剖断。案件信息一审:南京铁路运输法院(2016)苏8602民初281号民事讯断书。案情摘要青岛源木雅居商贸有限公司(以下简称源木雅居公司)向一审法院起诉称,其因营业推广需要遂于2014年2月与南京北标知识产权代理有限公司(以下简称南京北标公司)接见,并于当月14日与南京北标公司签订了《知识产权代理服务协议》(以下简称商标注册协议),委托南京北标公司对源木雅居公司申请的“莱克星顿”商标提供专业顾问服务与注册申请代理。在源木雅居公司告知南京北标公司“莱克星顿”在广东有近似品牌“莱克斯顿”的情况下,南京北标公司答复单一品类难注册,但全品项注册是受保护的,且源木雅居公司支付了“绿色通道”费用就肯定能够注册胜利,如不胜利全额退还代理费。基于对南京北标公司专业能力和承诺的相信,源木雅居公司自2014年2月14日起,环绕“莱克星顿”商标周全筹备国内市场,投入了多量人力物力。2015年2月,源木雅居公司收到“莱克星顿”商标驳回通知书,其理由为:与广东达威投资管理有限公司在类似商品上注册的“莱克斯顿”商标近似,且“莱克星顿”为美国自力战斗打响第一枪的处所,为民众知晓的外国地名,不得作为商标利用。厥后,源木雅居公司委托南京北标公司申请复审,2015年11月11日收到驳回覆审决定书。该决定书的驳回理由与商标驳回通知书的驳回理由基本相同。源木雅居公司认为,南京北标公司作为有偿委托协定的受托人,在处置惩罚委托事务时,理应尽到需求的注意义务。南京北标公司为增长收费而虚构所谓全类申请加绿色通道收费能够规避商标近似风险的说法,且对“莱克星顿”为民众知晓的外国地名这一商标法明确禁止申请注册商标的条文风险未进行任何提醒,侵害了源木雅居公司的正当权益,故诉至法院,请求判令南京北标公司:1、向源木雅居公司退还代理费61500元(蕴含绿色通道、LOGO设计、EIP监测、状师费等);2、赔偿源木雅居公司经济损失139500元(包括商标注册费36000元、复审费3500元、品牌筹备费用10万元);3、承担本案诉讼费用。南京北标公司辩称,其曾经周全履行了协定约定的义务,并不存在违约行为,故请求法院驳回源木雅居公司的诉讼请求。一审法院查明:2014年2月,源木雅居公司与南京北标公司签订商标注册协议,约定源木雅居公司委托南京北标公司摒挡“莱克星顿”系列商标注册事宜。源木雅居公司向南京北标公司支付该商标全类注册、绿色通道、长年顾问服务费用算计102500元,优惠价97500元(个中官费36000元,绿色通道、LOGO设计、EIP监测、状师等己注册商标壮态盘问代理费61500元),在源木雅居公司足额付款而且提供材料正确、完备的情况下,南京北标公司包管领到“注册申请受理通知书”,如因南京北标公司过错招致上述申请未被受理,其退还所有费用。厥后,源木雅居公司依约支付了97500元,南京北标公司就涉案商标进行了LOGO设计,但因源木雅居公司对该LOGO设计不满意,故其自行设计完成并向南京北标公司提交了涉案商标LOGO。后南京北标公司进行了上述系列商标的注册申请并获得受理。2014年12月9日,国度工商行政管理总局商标局(以下简称国度商标局)对源木雅居公司申请日期为2014年2月26日的系列“莱克星顿”商标注册申请分别作出了商标驳回通知书,其理由为:1、该系列商标与别人已注册的“莱克斯顿”文句商标或文句图形组合商标、“莱克丹顿”文句商标、“莱克星敦”文句图形组合商标等分别形成类似商品上的近似商标;2、“莱克星顿”是美国自力战斗打响第一枪的处所,为民众知晓的外国地名,不得作为商标利用。上述商标驳回通知书引证了案外人列克星敦股份公司已注册在18类上的第10309112号“莱克星敦”文句图形组合商标、案外人广东达威投资管理有限公司已注册在18类上的第5117276号、第3096834号“莱克斯顿”文句商标及文句图形组合25类商标取名商标。上述商标中,第5117276号“莱克斯顿”文句商标的注册申请日期为2006年1月13日,公告日期为2009年10月14日,第10309112号“莱克星敦”文句图形组合商标的注册申请日期为2011年12月15日,公告日期为2013年2月21日。此后,源木雅居公司与南京北标公司又签订一份《知识产权代理服务协议》,约定由源木雅居公司向南京北标公司支付3500元,后者代前者选择上述第20类申请注册商标提起商标复审。但商标评审委员会以与国度商标局基本相同的理由驳回了上述商标复审请求。2005年、2011年、2013年,其他案外主体也曾就“莱克星顿”商标在第20类商品上申请过商标注册,但都被国度商标局驳回。庭审中,两边当事人一致确认,南京北标公司确曾接济源木雅居公司就涉案商标进行过LOGO设计,但因源木雅居公司对南京北标公司的LOGO设计不满意,而最终自行设计完成并向南京北标公司提交商标LOGO。法院认为南京铁路运输法院一审认为:涉案商标注册协议与商标复审协议是两边当事人的真实意思表示,不违背条文规定,不损害公共利益及别人正当权益,应属正当有效,两边均应按照该两份协议的约定行使权益、履行义务。从涉案两份协议的约定及其履行情况来看,源木雅居公司、南京北标公司均已依约履行各自义务,源木雅居公司仅能在商标注册协议约定的代理费规模内根据南京北标公司的过错程度要求南京北标公司退还相应的款项。然而,商标代理协定具有其自身的特殊性,其权益义务除了形成于协定当事人的约定外,还迸发于相关的条文规定。一、南京北标公司该当承担相应的违约责任根据商标法的相关规定,当委托人申请注册的商标可能存在商标法规定的不得注册情形时,商标代理机构该当明确告知委托人。是以,尽管涉案商标注册协议与商标复审协议中并未就上述条文规定内容作出约定,但当源木雅居公司申请注册的“莱克星顿”商标确实符合上述条文条目所规定的情形时,不能由于涉案协定对此未作约定而当然罢黜南京北标公司明确告知相关事项的义务。当因南京北标公司违背这一告知义务而对涉案协定的正常履行迸发一定的晦气影响时,其该当承担相应的违约责任。本案中,协定约定的申请注册商标为“莱克星顿”,其是美国自力战斗打响第一枪的处所,相关民众对此应有所知晓,以“莱克星顿”文句作为商标申请注册确实存在商标法所规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形,南京北标公司作为专业的商标代理机构,在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下,对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险该当知晓,对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险该当具备相应的判断能力,并有义务向源木雅居公司明确告知上述该当知晓或该当有所判断的风险,以便实时确认源木雅居公司是否自愿承担继续以该商标申请注册的风险。从本案现有证据来看,尚无证据证明南京北标公司已尽到了条文所规定的明确告知相关风险的义务。从涉案协定的实际履行情况来看,南京北标公司也未能采取有效措施对上述风险加以规避,从而招致了涉案协定正常履行的障碍,该当承担相应的违约责任。二、南京北标公司该当承担的责任巨细在确定责任的巨细时,该当根据涉案商标是否存在注册风险之剖断的难易程度,商标注册代理机构、委托人对该风险的主观状态、相关协定的实际履行状况、是否存在一定的补救措施等情况综合剖断。就商标注册风险剖断之难易程度而言,以商标注册代理机构的通常程度及能力,对涉案“莱克星顿”文句商标确实可能被认定为商标法第十条所规定的“民众知晓的外国地名”,从而存在不得作为商标利用的情形该当有所预见。但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的相关规定,对于民众知晓的外国地名,当有其他要素加入该商标,即有可能改变该商标中地名寄义本身的显著性,从而使其不再成为商标法所规定的不得注册的商标。故对于本案中的“莱克星顿”商标,如果对其文句进行艺术化处置惩罚并附以图形等其他辨识性元素,从而弱化其地名寄义,即有可能有效规避商标法所规定的禁止注册事由。涉案第10309112号“莱克星敦”文句图形组合商标在与本案“莱克星顿”商标存在几乎相同的注册风险——即“莱克星敦”商标的注册申请日期、公告日期均晚于别人核准注册于统一类的第5117277号“莱克斯顿”商标且“莱克星敦”与“莱克星顿”作为美国地名的音译并无素质性差异的情况下,“莱克星敦”商标能够获准注册这一现实也在一定程度上印证了“莱克星顿”商标本身具有获准注册的潜在可能性,这一潜在可能性增长了南京北标公司对上述风险剖断的难度。结合源木雅居公司、南京北标公司两边在涉案“莱克星顿”商标注册申请中可能的主观状态、南京北标公司确已按照两边协议约定履行了部分协定义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完美后相关商标具有获准注册的潜在可能性等要素,不宜将涉案协定未周全履行的责任通盘归罪于南京北标公司。本案中,尽管源木雅居公司认为其并非以解除涉案协定作为其行使本案诉讼请求权的基础,但从其诉讼请求的具体内容来看,实际上是熟手使委托协定相干中当事人的任意解除,并据此要求南京北标公司承担相应的赔偿损失责任。故此,能够将其要求南京北标公司退还代理费的主张纳入相应的赔偿损失之中进行一并处置惩罚。在确定南京北标公司该当承担的赔偿损失规模时,涉案协议约定的代理费、商标注册费、复审费是两边当事人在订立涉案两份协议时即已明确约定的费用,且源木雅居公司已公司商标logo图片大全向南京北标公司实际支付了该项费用,如因南京北标公司违约而招致涉案协定的解除,该项费用该当作为源木雅居公司有权主张的损失。一审讯断:南京北标公司向源木雅居公司退还代理费并赔偿经济损失合计80000元。一审讯断后,当事人均未上诉,一审讯断已生效。版权声明来源: 江苏知产视野/江苏高院知识产权庭官方微信 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